企业专利评估机制建立研究
一、 建立企业专利评估机制的必要性
1.企业专利评估机制是企业专利技术资本化的参考依据。为了切实加强对专利资产评估工作的管理, 进一步规范专利资产评估行为, 维护专利权人的合法权益, 1996 年 10 月 18日国家国有资产管理局与中国专利局, 颁布实施了 《关于加强专利资产评估管理工作若干问题的通知》 。该通知明确规定国有专利资产在转让专利申请权、 专利权以及在以专利资产进行合资、合作等情形时必须进行专利资产评估, 从事专利资产评估业务的机构, 必须按照国务院 《国有资产评估管理办法》 及国家国有资产管理局有关规定, 取得资产评估资格, 并依法在工商行政管理部门注册登记, 成为自主经营、 自负盈亏、 照章纳税、 独立承担法律责任的法人。上述规章的规定, 明确了国有企业事业单位的资产评估义务对应的是社会, 是相对于企业的外部行为, 其意义在于确保企业专利资产社会流通的安全和秩序。我们在此要讨论的是企业内部的专利资产评估机制。企业对其拥有的专利技术进行处分, 至少涉及如下几个方面: ( 1) 专利权的转让或许可使用; ( 2) 专利资产与外国公司、 企业、 其他经济组织或个人合资、 合作; ( 3) 以专利资产作价出资成立有限责任公司或股份有限公司; ( 4) 对外专利技术贸易。上述任何一种形式的使用或处分, 都不可避免地要对专利资产进行评估作价。因此, 企业内部专利资产评估机制, 其意义不在于专利资产社会流通的安全和秩序, 而在于为企业专利技术资本化提供依据。2.企业专利评估机制是企业技术研发与投入的价值判断机制。首先, 为技术是否申请专利提供判断依据。企业对技术的保护, 既可以选择申请专利通过专利法保护, 也可以以技术秘密或商业秘密的形式通过反不正当竞争法予以保护。并非所有的技术都可以申请专利, 除是否符合专利法规定的专利申请条件外,对企业来说, 更重要的判断标准是以何种形式保护技术对企业的长远利益更为重要。以何种形式保护技术, 企业内部本 论文 出自 无忧论文网的专利评估机制应该对此作出准确的判断。其次, 技术研发与资金投入的判断依据。企业内部专利评估机制的建立, 除对企业专利权的申请等进行判断外, 其最主要的功能在于为企业自身技术的研发、资金的投入等提供科学可靠的论证依据。技术是否有研发前途, 不仅仅是技术本身其先进性、 创造性等技术问题, 还涉及该技术在世界范围内是否已经有他人申请专利, 从而可能引发重复开发和浪费问题以及专利侵权等问题。 对此, 企业专利评估机制应该提供有效信息。 同时, 企业内部专利评估机制还要为该技术是企业自己研发还是通过技术贸易等途径获得许可使用权或所有权提供性价比判断依据,从而决定企业资金的投入与否以及投入方向。因此, 企业专利评估机制的意义在于平衡企业生产研发与资金投入, 使技术的研发以及资金的投入等与企业市场竞争力相吻合, 为企业的发展、竞争力的提升服务。3.企业专利评估机制是企业经营管理和技术创新的纽带。企业专利评估机制的功能, 不仅在于针对企业专利的确权、保护、 发展和价值运作而制定战略性规划, 而且在于企业专利评估机制贯穿于技术创新、 产品研发、 产品销售的全过程, 是一种综合性管理和系统化的活动, 在市场、 经营和法律等各个层面上连接各部门职能, 起到一种纽带作用, 把企业研发工作所产生的知识财产转变为专利权加以保护和利用。4.企业专利评估机制是企业专利侵权赔偿的请求依据。随着知识产权在经济中比重的加大, 无论是国内还是国际市场上, 知识产权侵权现象多发。企业之间专利侵权不可避免。无论是原告还是被告, 企业专利侵权的民事赔偿请求都是必须面对的问题。是否赔偿以及赔偿额的确定等问题应该由企业专利评估机制给出答案。
二、 企业专利评估机制的构成要素
1.机构与人员。
( 1) 专利评估委员会。企业专利评估机制的运行, 必须配备相应的运行机构, 在企业内部设立专利评估委员会是较为合适的做法。专利评估委员会作为企业的一个会议机制, 其功能在于通过定期或不定期的会议制度, 通报、 讨论、 制定相关的企业专利战略及其实施情况, 把企业专利评估涉及的各种因素组织起来, 使之成为一个活的有机体, 组织、 管理和带动企业专利评估各因素发挥作用。( 2) 人员构成及培训。企业专利评估委员会的人员, 在构成上并非设立专门的人员, 而是由企业内部相关部门人员兼职构成。除了直接分管的主要领导外, 至少要包括相关的技术研发人员、 合同和档案的管理人员、 相关的营销人员、 企业内部专职或兼职的法律事务人员等。上述人员除必须具备专业领域的知识外, 还应定期或不定期进行专利评估领域知识的培训, 除掌握评估的目的、 该专利的特点、 专利申请的条件、 专利权的转让及许可使用、 专利权的实施、 专利权的法律保护等专利权的基本法律情况外, 还要掌握该专利的先进度和成熟程度、 该专利的现时法律状况、 该专利是基础专利还是从属专利、 该专利权利要求的内容、 该专利剩余的有效期及经济寿命、 运用该专利给企业带来的预期经济收益, 包括可能获得的最高利润与最低利润等专利评估知识。这就要求对专利评估委员会人员进行动态的培训, 及时更新知识, 以适应专利评估机制运行的要求。
2.信息系统。
专利评估机制是一个动态的系统, 由一系列的管理系统构成。每一个管理系统都是企业专利评估机制的重要组成部分, 是企业专利评估机制的构成要素。( 1) 合同管理。合同是企业技术贸易的法定的生效要件。我国专利法明确规定, 专利权的转让和许可使用, 必须签订书面合同, 并经过知识产权局备案登记, 方可发生法律效力。因此, 合同是专利权贸易的法定形式。这就决定了企业专利权转让和许可使用的合同不仅是法定的形式要件, 而且合同的管理对企业专利评估机制的运行起到基础作用。通过企业专利评估机制中的合同管理, 企业能够及时和准确掌握企业专利权的运营情况, 为企业发展战略提供基本信息。( 2) 检索管理。检索管理系统是利用专利文献或重要的科技刊物或著作、手册等对企业研发的技术或目前市场上存在的现有技术进行的检索调查, 是企业专利权的申请、 专利权的转让、许可使用以及专利权的保护的手段和工具。主要包括: 一是技术动向调查, 即在广泛搜集过去及新近出现的技术信息的基础上,分析当代技术水平并预测今后技术发展动向而进行的检索调查。如通过对一项技术专利申请量逐年变化的情况, 对该项技术是 “朝阳技术” 还是 “夕阳技术” 作出初步判断, 供研究、 开发新产品新技术参考, 并用于指导制订技术研发策略。二是专利性调查, 即在专利申请前作出该技术是否有专利性的判断调查。三是公知性检索调查, 即为了判断已公布或公告的发明创造专利申请, 或已获得专利权的发明创造的专利有效性而进行的检索调查。公知性检索调查, 对避免重复开发浪费和侵权行为, 是必不可少的。 四是法律状态检索调查。 即对某项特定技术是否为专利技术、 是何种专利技术、 其专利的法律效力如何、 专利权的期限以及特定技术和特定专利之间的关系等情况进行检索调查。法律状态检索调查, 对于技术和新产品进出口、 技术价值评估十分重要。 五是同族专利检索调查。 即特定国家的特定专利是否在其他国家取得专利而进行的一项调查。该项检索调查, 对该技术商业价值的评估、 技术和产品的进出口十分重要。六是跟踪检索调查。既要对特定竞争对手专利申请动向或取得专利权的情况进行跟踪检索, 又要对特定的引人注目技术的专利发展过程进行跟踪检索, 以为企业专利技术的研发、 是否申请专利等提供判断依据。( 3) 专利技术推广应用管理[1]。企业专利评估机制的又一职能是专利技术成果的推广和应用。对于获得专利权的技术, 要及时转化和应用, 或通过许可使用合同的方式, 许可他人实施, 使企业的研发投入及时回收并获得经济效益。而企业技术成果如何推广和应用, 有赖于专利评估机制给出答案。( 4) 法律事务管理。我国专利法明确规定, 企业专利权的取得, 必须通过法定程序, 即专利权是法律授予企业的一项民事权利。因此, 企业专利评估机制中, 法律事务的管理系统是必不可少的。法律事务管理系统, 首先面对的是企业研发的技术是否申请专利的问题。因为专利技术受法律保护的前提是向社会充分公开该项技术, 为了保护企业自身利益, 国际上众多企业特别是跨国企业, 往往将关键技术不申请专利, 而是以专有技术方式通过合同法、 侵权行为法、 反不正当竞争法、 劳动法和刑事法律综合加以保护。美国、韩国等还通本 论文 出自 无忧论文网过专门的专有技术立法进行保护, 如美国 《统一商业秘密法》 专门对商业秘密的保护予以了明确规定, 韩国在 《制止不正当竞争法》 基础上, 颁布了 《商业秘密保护法》 。在国际技术贸易中, 专利许可协议在许可贸易实践中仅仅占有 20%的份额。而专有技术许可协议在许可贸易实践中占据了 30%的数额。同时以专利技术和专有技术使用权为标的的混合许可协议占到了国际技术许可贸易的 50%的份额 [2]。因此, 是否申请专利, 以何种方式保护企业研发的技术, 法律事务管理系统必须提供准确判断。其次, 如何申请专利的管理。法律事务管理系统, 除了要准确掌握我国以及相关国家专利申请条件和程序外, 更重要的是专利申请战略的制定和实施。包括基本专利战略, 即企业在研发活动中取得的奠基性的首创性的技术,应当申请专利, 依法取得专利保护。除在本国申请专利外, 还应选择若干市场前景好的外国申请专利, 以取得核心技术在国内或国际市场上的主动权。在基本专利战略基础上, 还应制定外围专利战略, 即围绕基本专利技术所作出的改进发明创造专利。外围专利战略的制定和实施, 可以使在基本专利因为保护期满而失效时通过大量的未到期的外围专利使基本专利得以继续得到有效保护, 利用外围专利延长专利保护期。没有研发力量开发基本专利的企业, 也可以对他人的基本专利进行改进, 对改进成果提出专利申请, 即利用外围专利战略同基本专利进行对抗。第三, 专利权的保护管理。企业专利评估机制应保证相关部门和人员及时通过市场了解有无专利侵权行为的存在, 如果发现有侵权行为的发生, 应进行市场调查和技术分析, 决定采取相应的制止侵权的措施, 以维护企业的合法权益。
参考文献:
[1]王传丽.国际贸易法[M].北京:中国政法大学出版社,2003.
[2]中国高等学校知识产权研究会.知识产权研究: 中国高校知识产权研究会第十三届年会论文集[M].西安:西安交通大学出版社,2006.